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仅在核定使用商品范围外的使用行为不属于商标法意义上的使用

《商标法》第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标(俗称:“商标撤三”)。“商标撤三”的初衷是督促商标持有人合法有效使用商标,避免商标资源闲置和遏制恶意注册行为。

商标注册人应当在核定商品上正确使用商标,仅在核定使用商品范围外的使用行为不能被认定为对商标的有效商业使用,不属于商标法意义上的使用。


案件事实:

201212月19日,A公司申请注册第11921096号“禅食伴侣CHANSHI MATE及图”商标简称“诉争商标”核定在第30类“谷粉制食品、谷类制品、食用淀粉、糖、芝麻糊”等商品上使用诉争商标的专用权期限2015年4月14日至2025年4月13日

B公司以“A公司无正当理由连续三年不使用诉争商标”为由向国家知识产权局商标局申请撤销A公司第11921096号“禅食伴侣CHANSHI MATE及图”商标。

2019年10月31日,国家知识产权局作出商评字[2019]第262309号关于第11921096号商标撤销复审决定以下简称:被诉决定被诉决定认定:A公司提交的证据未形成有效的证据链条,不足以证明诉争商标在2015年5月18日至2018年5月17日期间(简称:指定期间)内,在“谷粉制食品、谷类制品、食用淀粉、糖、芝麻糊”等核定使用的商品上进行了商标法意义上的使用,故对诉争商标予以撤销

A公司不服,并以“国家知识产权局”为被告,以B公司为第三人向北京知识产权法院提起行政诉讼


A公司(即原告)诉称:

原告合法拥有诉争商标,且在诉争商标核准注册后对其进行了有效使用。被诉决定确认了原告在“燕麦片”商品上使用诉争商标,燕麦片属于谷物或谷粉制品,因此在案证据能够证明原告在指定期间内对诉争商标在“谷粉制食品、谷类制品”商品上进行了真实、公开、有效的使用。故请求依法撤销被诉决定,并判令被告重新作出决定。


被告(即国家知识产权局)答辩称:

被诉决定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,请求法院判决驳回原告的诉讼请求。


第三人(B公司)述称:

被诉决定认定事实清楚,适用法律正确,作出程序合法,请求法院判决驳回原告的诉讼请求。


北京知识产权局法院审理认为:

注册商标的专有权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。仅在核定使用商品范围外的使用行为,不能维持商标的注册。因此,商标权人应当提交诉争商标在其核定使用的商品上进行使用的相关证据。本案中,原告提交的使用证据显示的商品仅为“燕麦片”,并非诉争商标核定使用的商品上的使用,不属于诉争商标在商标法意义上的使用。原告主张燕麦片属于谷物或谷粉制品,因此在案证据可以作为诉争商标在“谷粉制食品、谷类制品”商品上的使用证据。对此,本院认为,“燕麦片”商品并非诉争商标核定使用的商品,尽管根据《类似商品和服务区分表》的内容,“燕麦片”与“芝麻糊、去谷谷物”等商品构成类似商品,但是在原告未对诉争商标在其核定使用的商品上进行使用的情况下,其在类似商品上的使用不能视为诉争商标于指定期间内在核定使用的商品上进行了真实、合法、有效的商业使用


北京知识产权法院于2020年6月23日作出如下判决

1. 驳回原告A公司的诉讼请求。

2. 案件受理费一百元,由原告A公司负担。

典型意义:

未对诉争商标在其核定使用的商品上进行使用的情况下,其在类似商品上的使用不能视为诉争商标于指定期间内在核定使用的商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。


律师提醒:

商标的使用,是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。


面对其他单位或者个人提出的“撤三申请”时,商标注册人在证据准备上应注意以下事项:

商标使用在指定商品上的具体表现形式有:

(1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;

(2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;

(3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;

(4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;

(5)其他符合法律规定的商标使用形式。


商标不存在连续三年不使用情形的举证责任由系争商标注册人承担。用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料,应当符合以下要求: 

(1)能够显示出使用的系争商标标识;

(2)能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上;

(3)能够显示出系争商标的使用人,既包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的,应当能够证明许可使用关系的存在;

(4)能够显示出系争商标的使用日期,且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内;

(5)能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用;

 

仅提交下列证据,不视为商标法意义上的商标使用:

(1)商品销售合同或提供服务的协议、合同;

(2)书面证言;

(3)难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等;

(4)实物与复制品。

 

以下情形,不被视为商标法意义上的商标使用:

(1)商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;

(2)未在公开的商业领域使用;

(3)仅作为赠品使用;

(4)仅有转让或许可行为而没有实际使用;

(5)仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

 

有以下情形之一的,属于连续三年不使用的正当理由:

(1)不可抗力;

(2)政府政策性限制;

(3)破产清算;

(4)其他不可归责于商标注册人的正当事由。

商标注册人提交的使用证据如果改变了注册商标的主要部分和显著特征,则不能认定为注册商标的使用。商标注册人应当在核定使用的商品上使用注册商标。商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用。