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商标合理使用丨商标侵权抗辩理由之一

【前言】
       商标侵权通常是指未经商标权人的许可,使用或帮助他人使用与该注册商标相同或相似且易混淆的商标的行为,商标法第五十七条详细规定了七种侵犯注册商标专用权的情形。我们一般认为商标合理使用并非商标法意义上的使用,故不构成商标侵权,因此商标合理使用经常被用作商标侵权的抗辩理由。本文主要对商标合理使用进行简要的概述。

【内容】
       商标合理使用主要体现在《商标法》第五十九条:注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

       参考《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条及《上海知识产权法院发布2015年知识产权司法保护状况白皮书》第一条,商标合理使用需要满足三个条件:①商标使用行为善意;②非商品或服务的商标使用;③使用是说明或者描述自己的商品。

       学术界将商标合理使用分为叙述性合理使用和指示性合理使用。叙述性合理使用是对注册商标的词汇在本来意义上的使用,以说明商品的产地、成分、名称等;指示性合理使用是为了说明商品与注册商标之间的某种联系而使用商标,不是表示商品或服务的来源。

【案例】
       在“50岚”商标侵权案中,“50岚”是原告上海五十岚公司在大陆地区的商标,“1点点”是被告龙隆面包房的商标。被告与台湾五十岚公司加盟店系关联企业,台湾五十岚公司的50岚商标在台湾已有一定的知名度。被告在店招中使用了“1点点”商标且在右下角有一行小字“台北50岚关联企业”。原告主张被告的行为侵犯了其商标权。

       首先,本案被告使用的50岚商标与台湾五十岚公司的商标一致,且仅是店招右下角的小字,并未突出使用“50岚”商标,该使用行为不存在恶意;其次,本案被告使用商标的行为仅是为了证明其与台湾五十岚公司之间的关联,是为了说明自己的商品,并非商品商标的使用。故,被告的行为应当认定为商标合理使用且属于指示性合理使用。法院结合50岚商标在台湾的知名程度、被告未突出使用50岚商标等事实详细分析了上述两点,最终认定被告的行为构成合理使用,驳回了原告的诉请。

       在“盛大富翁”商标侵权案中,“大富翁”是原告大宇公司注册的服务类别商标,原告就盛大公司将“盛大富翁”作为游戏名称的行为提起诉讼。被告提供证据以证明“大富翁”已经成为全世界范围内广受欢迎的一类模拟现实经商之道的游戏。法院认为,“大富翁”已经成为一类游戏的通用名称,且被告在游戏介绍中说明该游戏是一款大富翁类的游戏,是属于描述游戏类型的使用。法院最终认定该行为是游戏名称意义上的使用构成商标合理使用(叙述性合理使用),驳回了原告的诉请。

       商标的通用名称化是实践中较为常见的情形,比如“优盘”和“歌单”等,均因被公众广为接受而成为了通用名称。当然,除了通用名称外,叙述性合理使用的理由还包括产品特征使用、对比广告中善意的使用、说明为产品销售者的广告等等。就商标权人而言,原告企业也应当注意保护自己的商标,防止商标成为通用名称导致商业价值淡化。

【总结】
       商标侵权可能需要面临较大数额的赔偿,但对他人商标的使用行为并不必然导致对商标的侵权。当企业因商标侵权案件被起诉时,应冷静地判断自己的使用行为是否初步满足商标合理使用的条件,若满足则企业应及时保留相关证据并向律师求助。善意使用是构成商标合理使用的重要条件,故企业在日常经营过程中应当规范商标使用行为,不得恶意使用他人的商标。

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文/北京岳成律师事务所上海分所 丁乐意

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